案件背景

Merck旗下的Merck Serono与Ivax公司合作开发口服cladribine用于治疗多发性硬化症。根据其联合研究协议，Merck将开展临床试验以确定cladribine口服片剂的剂量、安全性和/或疗效。

在整个合作过程中，涉及到Ivax在先递交的一件专利申请（Bodor文件）和Serono在后递交的两件涉案专利US7,713,947（’947专利）和US8,377,903（’903专利）。

在合作期间且专利申请之前，Serono 和 Ivax 交换了机密信息。2003 年 8 月，在一次会议中，双方探讨了制剂研发进展、专利申请和临床研究策略等。会议纪要显示，两件涉案专利四位发明人中的三位（Lopez-Bresnahan 博士、Ythier 博士和 Munafo 博士）、Serono 的其他几位员工和 Ivax 的员工（包括 Bodor 文件的发明人之一 Dandiker 博士）均参加了会议，纪要中还含糊提到了涉案专利的另外一个发明人 de Luca。2003 年 12 月，Serono 向 Ivax 邮件发送了一份给药方案草案。

Bodor文件

2004年3月，Ivax的两位员工Bodor博士和Dandiker博士递交了国际专利申请PCT/US2004/009387，于2004年10月公开（涉案专利的有效申请日一年内）。Bodor 描述了依据特定给药方案给予口服cladribine–cyclodextrin复合物用于治疗 MS，该方案称之为“六行披露（six-line disclosure）”内容。

涉案专利

2004 年12月，在Bodor专利申请递交的一年内，Serono递交了涉案专利的优先权。两项涉案专利的发明人均为：De Luca博士、Ythier 博士、Munafo 博士和Lopez-Bresnahan 博士，这四个发明人均为Serono的员工，并且参与了口服cladribine给药方案的开发。

在’947 专利的代表性权利要求 36 中，涉及一种治疗MS的方法，包括口服含有cladribine的制剂，并限定了给药剂量和给药周期。’903 专利的权利要求17的技术方案类似。

PTAB认定Bodor 文件是现有技术且两项涉案专利缺乏创造性

仿制药公司Hopewell递交两项IPR请求，分别挑战 ’947和 ’903专利的部分权利要求，PTAB认定所有受到挑战的权利要求基于 Bodor 文件与 Stelmasiak 文件的结合是显而易见的。

其中，PTAB认为Bodor文件可以作为现有技术：其递交和公开时间均早于涉案专利的优先权日，且Bodor文件与 ’947 专利在表面上不存在发明人的重叠。

• PTAB认定Merck 未能提供可信证据证明 ’947 专利的发明人之一 De Luca 对 Bodor 文件的六行披露具有贡献。

• PTAB还认为，即使Meck能证明涉案专利所有发明人都对Bodor的六行披露具有创造性贡献，但Ivax的Bodor博士与 Dandiker博士也作出了重要的贡献，因此Bodor文件依然属于其他人的工作，可以作为现有技术。

CAFC：Bodor的“六行披露”可以作为现有技术

pre-AIA § 102(e)规定了现有技术的情况，即：a patent is anticipated if “the invention was described in . . . a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent.”，其中“by another”这一表述意味着由同一发明实体（inventive entity）所取得的申请不能构成 §102(e) 的现有技术。

当仅涉及单一发明人时，“by another”的含义十分明确，但当涉及共同发明人（joint inventors）时，其含义便不再清晰。

因此，本案的争议点在于：由涉案专利的部分发明人完成的公开内容是否可被视为由他人公开而被纳入现有技术中；或者该公开是否应被视为发明人自己的工作从而排除在现有技术之外。换句话说，在 §102(e) 的框架下，当 A 与 B 是共同发明人时，A 或 B 是否属于对于 A 和 B 而言的“他人（another）。

CAFC回顾了多个相关判决并依据已有判例，特别是Land案，认为如果专利涉及多个共同发明人，现有技术文献的相关披露内容必须体现出与专利中被认定的完全相同发明实体的共同发明，才能从pre-AIA §102(e)的现有技术中排除。

• 被排除的现有技术文献必须满足该文献的披露能够体现出专利发明人的工作。

• 如果现有技术和涉案专利的发明实体之间存在任何不一致（包括增加或减少发明人），则会被视为他人的披露。

• 当披露由少于全部发明人完成，只有该披露体现了所有共同发明人的共同工作才能满足要求，否则就会被视为“由他人”公开。

简单来说，只有对现有技术和专利文件的相关内容做出创造性贡献的发明人是完全一致时，才可以满足排除条件。在这里的发明人不能仅参考专利文件里写的发明人，而是需要考虑对相关技术方案做出创造性贡献的人。在本案中，虽然Merck除De Luca之外的三位发明人未出现在Bodor文件中，但看上去法院根据案件事实认定这三位发明人仍属于“六行披露”的发明人，判断关键落脚在De Luca 是否为六行披露的发明人。

进一步地，CAFC认同PTAB的判决，即，Merck 未能证明 De Luca 是 Bodor 文件的六行披露的共同发明人之一，即六行披露与涉案专利的发明人不完全一致，不能被排除。最终，CAFC认为PTAB在认定六行披露属于现有技术上没有事实和法律上的错误。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。