TiPLab - MSD 成功在 PTAB 无效 Johns Hopkins 涵盖 Keytruda 的 9 件专利

MSD 先后在 PTAB 针对 Johns Hopkins 大学的 9 件专利分别提起了 IPR 无效申请，2025年6月至11月，PTAB 对这些 IPR 申请做出了最终判决，宣告所有 9 件专利无效。而这一系列专利无效最早可追溯至双方之间的临床研究合同纠纷。

从合同纠纷到专利无效

2022 年 11 月，MSD 在美国马里兰州联邦地区法院对 Johns Hopkins 大学（JHU）提起诉讼，主张其违反合同且请求不侵权的确认性判决。

MSD声称，根据双方的联合研究合同，其共同设计并开展一项 Keytruda（pembrolizumab）在携带一种名为高度微卫星不稳定（MSI-H）或错配修复缺陷（dMMR）生物标志物的肿瘤患者中的临床试验，该临床试验获得了成功。
JHU 在 2021–2022 年陆续获得多件与 Keytruda 在 MSI-H/dMMR肿瘤中的疗法相关的美国专利。MSD认为这些发明来自双方的合作，但JHU却单独递交专利申请并将这些专利独家许可给第三方，且还向MSD收取专利使用费。

2023年4月，Johns Hopkins提起反诉，指控MSD侵犯相关专利权。之后MSD就发起了一系列专利无效行动。美国法院的诉讼程序已被暂停，等待IPR的审判结果。

这9件专利的无效决定都是基于新颖性和创造性问题，且最重要的现有技术都是一份临床试验方案（NCT01876511），这里我们以US11591393B2的无效决定展开。

在权利要求解释方面，PTAB认为，权利要求1主要涉及两个步骤，且并未排除治疗其他患者，比如非MSI-H患者：

主要基于涉案专利发明人先前在ClinicalTrials.gov 网站上披露的临床试验方案（MSR） 影响了权利要求的新颖性。最终，PTAB认为所有的权利要求因缺乏新颖性或创造性而全部无效。

MSR是在涉案专利的优先权日两年前公开的，MSR 报告了一项“在微卫星不稳定（MSI）肿瘤患者中使用 MK-3475（即pembrolizumab）的 II 期研究”，给出了针对三类患者的治疗方案，包括“MSI 阳性结直肠癌”患者。

在新颖性方面，专利权人主要从MSR并未公开基于 MSI 的状态而进行治疗、MSR未给出试验结果、以及其在公开临床试验方案时无法支持其递交专利申请等方面进行争辩：

专利权人主张MSR 要求以相同方式治疗 MSI 稳定和 MSI-H 结直肠癌患者，则该治疗就不能满足权利要求所要求的方案，PTAB认为权利要求 1 为开放式限定，并未排除治疗其他患者（例如非 MSI-H 患者），因此即使MSR教导了其他类型患者也不影响其已经公开了权利要求的方案。
专利权人主张MSR的结果并没有任何保证。另外，MSR 仅描述了一项旨在检验 MSI-H 可能与帕博利珠单抗治疗反应相关的假设的研究，而不是旨在获得监管部门批准的研究。PTAB认为，无论 MSR 是否能够提供结果，或是否足以用于完整的监管批准，这些都不会改变一个事实：MSR 已经公开了专利权人所主张的步骤。
专利权人进一步争辩其当时的实验数据无法支持其提交更早申请，PTAB并不认同，尤其是考虑到 ClinicalTrials.gov 网站上公开的临床试验方案可以被认定为现有技术。

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