Parse 主张Scale侵犯了10,900,065专利、11,168,355专利和11,427,856专利的部分权利要求,这些权利要求涉及对细胞内、多个细胞和/或组织内的分子进行唯一标记和条形码标记的方法,限定了对RNA逆转录获得的cDNA进行标签标记的具体步骤。这些方法能够形成用于识别 cDNA 的来源细胞的特异性标签。
该案主要争议部分在于权利要求1的前序部分:“一种在多个细胞内对RNA分子进行独特的细胞特异性标记的方法”。
在 Markman(权利要求解释)阶段,基于在专利审查过程中专利权人做出过放弃特定权利要求范围(disclaimer)的陈述,最终法院认定前序部分具有限定作用,即,“一种生成能够识别 RNA 分子细胞来源的标记方法,其中,细胞特异性标记是通过在完整细胞(intact cells)内对 cDNA 进行多轮附加孔位特异性标签而形成的。”
在侵权分析阶段,双方的主要分歧在于:被控产品的索引化逆转录(Indexed Reverse Transcription)是否可以构成向 cDNA 附加孔位特异性标签的多轮步骤之一。
Scale 的专家 Shalek 博士解释其产品的逆转录过程:利用一个或多个含有poly-T 区域的引物(primer),该区域会与 mRNA 的poly-A 区域结合或附着;随后,逆转录酶会通过逐一添加与 mRNA 序列互补的核苷酸来延伸该引物。

Scale认为,在该过程中,cDNA并不是单独存在的,因此不能说cDNA是被附加(appended)到引物上的:
涉案权利要求要求将标签(tags)附加(appending)到 cDNA 上;
在Scale产品的索引化逆转录步骤中,标签被附加的那一刻,是第一个核苷酸进入并与含有条形码(即标签)的引物结合的时刻;
即,在这种情景下,标签并不是被附加在已存在的“cDNA”上,而是一次附着在一个的单个核苷酸上。
法院不同意Parse 提出的两项主要论点:
首先,根据对前序部分所作的解释,其字面含义要求“将孔位特异性标签附加到 cDNA 上”。也就是说,这要求:(一)cDNA 已经存在;(二)标签被附加到该已经存在的 cDNA 上。
其次,Parse 的观点是 cDNA 可以在其被附加到标签的那一刻(即连接到引物时)同时被合成,这与前序部分要求相冲突,其中要求 cDNA 在附加或连接之前就必须已经存在。
最终法院认为,Scale 的产品并未字面侵犯涉案权利要求:在逆转录过程中,在标签即将被附加到单个核苷酸的那一刻,毫无争议地,此时尚未形成任何cDNA分子。因此,Scale 有权获得不侵权的简易判决。
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