先说结论,PTAB在考虑了 CAFC 的发回重审意见以及 CVC (加州大学伯克利分校、维也纳大学和 Emmanuelle Charpentier)和 Broad(博德研究所、MIT和哈佛大学)双方提交的书面意见之后认定,CVC 发明人在 Broad 发明人于 2012 年 10 月 5 日实际实施(reduction to practice)之前,并未构思出 Count 1 (即,争议发明)的一个实施方案。
本领域普通技术人员仅凭 CVC 所主张构思中所体现的信息,在不进行大量研究或实验的情况下,无法将一个可操作的真核 CRISPR-Cas9 系统实施完成。

案件背景
2019 年 6 月,PTAB启动了CVC和Broad之间涉及用于真核细胞的 CRISPR-Cas9 系统的第二起专利干涉程序。2022年,PTAB认定对于一种包含single-guide RNA并能够在真核细胞中编辑或切割 DNA 的 CRISPR-Cas9 系统,Broad 享有发明优先权。随后在上诉中(2025年5月),CAFC部分维持、部分撤销并发回重审。
第二次干涉程序中涉及两个关键法律问题,“构思(conception)”和“实际实施(reduction to practice)”。
就“实际实施”问题,CAFC 此前维持了 PTAB 的认定,即:Broad 发明人已于 2012 年 10 月 5 日前实际完成了 Count 1 的一个实施方案。CVC 的 P1 和 P2 临时申请未披露在真核细胞中实现 CRISPR-Cas9 活性所必需的具体说明或条件,因此,P1 和 P2 申请均不构成 Count 1 的推定实施。
就“构思”问题,CAFC 认为,PTAB 在法律上错误地“混淆了构思与实际实施这两个彼此不同的法律标准”,因此将案件发回重审,要求其按照正确的法律分析框架,重新审查构思问题。具体而言,要求重新审查:CVC 发明人是否最先构思出该项发明,以及 CVC 发明人在随后将该发明实施完成的过程中是否尽到了合理勤勉义务。
Count 1(争议发明)
Count 1 包含 Broad 专利 8,697,359 的claim 18以及 CVC 申请 15/981,807 的 claim 156,这些权利要求均涉及一种真核 CRISPR-Cas9 系统:
- 该系统具有一个单一 RNA 组分,并与 Cas9 蛋白共同作用,能够在真核环境中切割 DNA 分子,从而改变基因表达或调节目标基因的转录。落入 Count 1 范围内的一个实施方案,必须包含一种能够在真核细胞中切割或编辑目标 DNA 的 CRISPR-Cas9 系统。
在第一次干涉程序中(Interference No. 106,048),CAFC 维持了PTAB的结论:CVC 关于体外 CRISPR-Cas9 系统的权利要求与 Broad 关于真核 CRISPR-Cas9 系统的权利要求并不是同一项发明,不存在事实上的干涉(Regents I)。
PTAB认为,Regents I与本案的争议点存在关联性,先发明人必须证明已构思出一种能够在真核细胞内切割或编辑目标 DNA 的 CRISPR-Cas9 系统,以此区别于仅在体外实现的系统。虽然 Count 1 本身并未明确写出在真核细胞中实现 DNA 切割或编辑所需的各种技术特征,但对 Count 1 一个实施方案的构思必须包括对实现该功能所必需的任何技术特征。
CVC 主张的构思
CVC 主张,其发明人于 2012 年 3 月 1 日在一份经见证的实验室笔记中记录了 CRISPR-Cas9 复合物的各组成要素以及其“在真核细胞中用于基因编辑”的用途。

CVC 还主张,几天之后其发明人便通过发表于《Science》的一篇论文(即 Jinek 2012),披露了可以将 CRISPR-Cas9 系统设计为在预定位置切割任意 DNA 的能力,并且 tracrRNA 与 crRNA 可以连接形成sgRNA。CVC 并不否认,Jinek 2012 并未披露利用 CRISPR-Cas9 基因编辑系统在真核细胞中预定位置切割 DNA。
核心问题
在 CVC 所主张的构思日期时,其发明人/科学家是否已经以足够成型的形式形成了将该发明用于其预期用途的想法,以至于仅需运用本领域普通技术能力而无需进行大量研究或实验,即可将其付诸实施。
“构思”是指发明人在其头脑中形成对完整且可操作发明的明确且固定的想法,并且该发明此后将按此方式应用于实践;而且只有当该想法在发明人头脑中被界定得如此清楚,以至于仅需普通技术能力、无需大量研究或实验,即可将该发明实施完成时,构思才算完成。
针对CAFC列举的法律错误,PTAB 进行了具体分析并最终得到了开头我们提到的结论。
分析过程主要围绕三点进行展开
本领域技术人员是否可以将发明付诸实施的证据
CVC 主张,一旦其发明人于 2012 年 6 月 21 日公开了体外实验结果,科学界就会理解:在真核生物中实施 CRISPR-Cas9 系统将是直接明了的,只需要常规的基因组编辑技术。
CVC 的证人表明,可以利用常规技术在真核细胞中通过 CRISPR-Cas9 系统成功实现 DNA 的编辑或切割。但CVC 的证人没有明确作证说明:本领域普通技术人员是否能够在无需大量研究或实验的情况下实现。
PTAB 进一步考察本领域普通技术人员所具备的技术水平,最终认定,本领域普通技术人员还需要关于必要条件的说明或解释,才能在不进行大量研究和实验的情况下实现这一目标。
关于他人实验成功与失败的证据
PTAB认为,双方所援引的关于据称实验成功的证据,支持这样的结论:若要在不进行大量研究或实验的情况下实现一个成功的真核 CRISPR-Cas9 系统,所需要的已不只是普通技术能力。
证据显示,至少有一些实验室对用于在体外成功切割或编辑 DNA 的 CRISPR-Cas9 系统组分进行了大幅修改,而且 CVC 最初关于体外成功的披露内容很可能也需要进行某种修改:
一些实验室在利用 CRISPR-Cas9 对真核 DNA 进行切割或编辑方面取得了成功,Church、Kim、Joung、Chen 和 Zhang 实验室在 Jinek 2012 发表后的数月内即报告了成功,尽管所采用的方法并不相同。
另一些实验室则遇到了困难,Raible、Meyer 和 CVC 实验室则直到 Broad 发明人披露了真核 CRISPR-Cas9 系统之后,才报告成功。而且,至少 Meyer 实验室和 CVC 实验室在报告成功时,也是经历了大量研究和实验之后才做到的。
CVC 发明人在其所主张构思之后所开展工作的证据
在考虑了双方援引的全部证据之后,PTAB并不认为,CVC 发明人在其所主张的构思日期的披露中,已经描述了其后来在据称成功的实验中所使用的完整方法。
CVC 发明人也许描述了一些后来在成功实验中用到的、彼此孤立的常规方法、试剂和技能,但他们并没有提出一套完整的方法,使得本领域普通技术人员可以在无需大量研究或实验的情况下,利用 CRISPR-Cas9 复合物在真核细胞中实现 DNA 的切割或编辑。
- CVC 主张,其发明人从 2012 年 3 月 1 日之前直到 2012 年 10 月和 11 月实现实际实施期间,一直保持了勤勉努力。PTAB认为,CVC 为了成功实现对真核 DNA 的切割或编辑,对系统进行了实质性修改,其中包括使用若干不同的 sgRNA 和 Cas9 载体,并一直到 2012 年 10 月都在研究密码子优化。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。
